來源：人民司法

轉(zhuǎn)自：人民司法

特別提示：凡本號注明“來源”或“轉(zhuǎn)自”的作品均轉(zhuǎn)載自媒體，版權(quán)歸原作者及原出處所有。所分享內(nèi)容為作者個人觀點(diǎn)，僅供讀者學(xué)習(xí)參考，不代表本號觀點(diǎn)

惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟的判斷標(biāo)準(zhǔn)

文/最高人民法院

佟 姝（再審審查承辦人）

【裁判要旨】

在因惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟損害責(zé)任糾紛中，判斷當(dāng)事人提起知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)之訴是否具有主觀惡意，應(yīng)當(dāng)考慮當(dāng)事人的權(quán)利基礎(chǔ)及其對該種權(quán)利基礎(chǔ)的認(rèn)識能力、當(dāng)事人提起侵權(quán)訴訟的目的等因素。

【案號】

一審：（2016）蘇02民初71號

二審：（2017）蘇民終1874號

再審審查：（2019）最高法民申366號

【案情】

原告：江蘇中訊數(shù)碼電子有限公司（以下簡稱中訊公司）。

被告：山東比特智能科技股份有限公司（以下簡稱比特公司）。

案外人TELEMATRIX公司于1999年在歐盟等地注冊了第9類電話機(jī)商品上的TELEMATRIX商標(biāo)，后賽德公司兼并TELEMATRIX公司。1998年起，賽德公司開始委托比特公司加工酒店專用電話。2006年起，賽德公司開始委托中訊公司加工TELEMATRIX品牌酒店電話。后賽德公司變更企業(yè)名稱為美爵信達(dá)公司。2004年11月12日，比特公司的前身兗礦比特公司在第9類電話機(jī)商品上提出TELEMATRIX商標(biāo)（以下簡稱涉案商標(biāo)）的注冊申請，該商標(biāo)于2007年5月28日被核準(zhǔn)注冊。2008年起，比特公司先后對包括中訊公司在內(nèi)的賽德公司TELEMATRIX品牌電話的代工商提起商標(biāo)侵權(quán)之訴。2008年3月28日，中訊公司向江蘇省無錫市中級人民法院提起確認(rèn)不侵犯比特公司涉案商標(biāo)權(quán)的訴訟。此后，比特公司向山東省日照市中級人民法院提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟，請求判令中訊公司立即停止侵犯其注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為并賠償經(jīng)濟(jì)損失。2008年11月，日照中院將該案移送至無錫中院審理。在庭審中，比特公司明確要求中訊公司賠償經(jīng)濟(jì)損失612萬元。2009年10月30日，無錫中院分別作出（2008）錫民三初字第70號、（2009）錫知民初字第57號民事裁定（以下簡稱第57號訴訟），分別裁定準(zhǔn)許中訊公司、比特公司撤回起訴。

2010年9月6日，美爵信達(dá)公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)北京美爵信達(dá)公司對涉案商標(biāo)提出撤銷申請。2013年7月22日，原國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會（以下簡稱商標(biāo)評審委員會）作出裁定認(rèn)為，TELEMATRX電話機(jī)商品于2002年進(jìn)入中國市場，迄今已經(jīng)具有一定的知名度。比特公司自1998年起即與美爵信達(dá)公司的前身合作并為其加工生產(chǎn)酒店專用電話機(jī)，作為同業(yè)經(jīng)營者，比特公司在同類商品上申請注冊與美爵信達(dá)公司在先商標(biāo)完全相同的涉案商標(biāo)，構(gòu)成以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)之情形，遂對涉案商標(biāo)予以撤銷。后經(jīng)三級法院的司法審查程序，均對撤銷結(jié)論予以維持。

2016年4月26日，中訊公司向無錫中院提出惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟損害責(zé)任訴訟，請求判令：1.比特公司賠償中訊公司損失612萬元和合理支出10萬元，并在全國性媒體上消除影響；2.承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。具體事實(shí)與理由為：中訊公司是美爵信達(dá)有限公司TELEMATRIX品牌的酒店電話機(jī)在中國的代工生產(chǎn)商，比特公司也曾是美爵信達(dá)公司在中國的代工生產(chǎn)商。2008年1月，比特公司向中訊公司發(fā)送律師函，主張其擁有TELEMATRIX商標(biāo)專用權(quán)（注冊號為第435950號，核定商品包括電話機(jī)），認(rèn)為中訊公司宣傳、生產(chǎn)、銷售TELEMATRIX商標(biāo)的電話機(jī)產(chǎn)品構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，要求中訊公司停止上述行為。2008年3月，比特公司向日照中院起訴中訊公司侵犯上述注冊商標(biāo)專用權(quán)，要求中訊公司停止侵權(quán)、賠償損失。比特公司還于2008年8月向工商部門投訴，要求對中訊公司進(jìn)行查處。2009年11月，比特公司以需要新證據(jù)為由，申請撤訴并獲無錫中院準(zhǔn)許。迫于比特公司壓力，中訊公司被迫終止與美爵信達(dá)公司關(guān)于TELEMATRIX品牌電話機(jī)的代工合作，損耗了大量產(chǎn)品和物料，比特公司上述行為給中訊公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成了巨大損失。此后，比特公司的注冊商標(biāo)被司法機(jī)關(guān)以構(gòu)成搶先注冊他人在先使用并有一定影響的商標(biāo)為由撤銷。據(jù)此，比特公司向中訊公司提起訴訟的行為構(gòu)成惡意訴訟，情節(jié)惡劣，破壞了中訊公司在行業(yè)內(nèi)的聲譽(yù)，致使中訊公司失去了巨大商業(yè)機(jī)會，并造成了巨額經(jīng)濟(jì)損失。

被告比特公司辯稱：比特公司提起訴訟的行為是正常的民事訴訟，不存在惡意訴訟的任何要件。中訊公司所稱的巨額損失缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，無論其是否產(chǎn)生了經(jīng)濟(jì)損失，都與比特公司的訴訟行為沒有關(guān)聯(lián)。

【審判】

無錫中院一審認(rèn)為，比特公司向中訊公司提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟系惡意訴訟行為。理由如下：第一，比特公司在提起涉案訴訟時，雖然獲得了TELEMATRIX商標(biāo)注冊，但此后商評委認(rèn)定比特公司以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)，并據(jù)此裁定撤銷了該商標(biāo)。因此，TELEMATRIX商標(biāo)系比特公司用不正當(dāng)手段獲得注冊并最終被撤銷，在法律效力上屬于自始無效，據(jù)此可以認(rèn)定比特公司在提起涉案訴訟時不具備合法的權(quán)利基礎(chǔ)。第二，在TELEMATRIX商標(biāo)被撤銷的情形下，比特公司如系出于惡意提起涉案訴訟，則有可能承擔(dān)損害賠償責(zé)任。首先，根據(jù)涉案生效行政判決認(rèn)定，比特公司系將他人在先使用、已有相當(dāng)知名度及影響力的TELEMATRIX商標(biāo)申請注冊為自己的商標(biāo)，其行為具有明顯的不正當(dāng)性，屬于法律規(guī)定的可撤銷情形之一。同時，比特公司在其網(wǎng)站中也明確，TELEMATRIX為國際知名酒店電話品牌，從而可以證明其在明知“TELEMATRIX”為他人在先使用的知名商標(biāo)的情況下將該文字注冊為商標(biāo)，其申請注冊行為有違誠信，具有顯而易見的惡意。上述惡意行為對于涉案訴訟是否為惡意訴訟的判斷及認(rèn)定具有重要的意義。其次，比特公司在惡意獲得商標(biāo)注冊后，以商標(biāo)權(quán)人的身份威脅中訊公司停止生產(chǎn)、銷售相應(yīng)產(chǎn)品，并最終提起侵權(quán)訴訟，試圖以此方式迫使中訊公司不再接受相關(guān)委托，停止代工生產(chǎn)行為，從而達(dá)到控制TELEMATRIX商標(biāo)商品在國內(nèi)市場的生產(chǎn)、銷售并據(jù)此獲取非法利益的目的。如前所述，TELEMATRIX為國際知名酒店電話機(jī)品牌，在歐盟等地已經(jīng)獲得注冊，中訊公司接受委托加工該品牌電話機(jī)產(chǎn)品具有正當(dāng)性。因此，比特公司雖然在中訊公司提起不侵權(quán)訴訟之后提起涉案訴訟，但其提起涉案訴訟的實(shí)質(zhì)目的仍然在于損害中訊公司的合法權(quán)益。第三，比特公司的涉案訴訟行為會對中訊公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生負(fù)面影響，中訊公司接受委托加工TELEMATRIX電話機(jī)產(chǎn)品的經(jīng)營交易機(jī)會必然會失去，故涉案訴訟損害了中訊公司的合法權(quán)益，造成其經(jīng)濟(jì)損失，比特公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償損失的法律責(zé)任。

綜上所述，無錫中院一審認(rèn)定，比特公司的涉案訴訟行為構(gòu)成惡意訴訟，并給中訊公司造成了經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)消除影響、賠償損失的法律責(zé)任。遂判決比特公司刊登聲明消除影響，并賠償中訊公司經(jīng)濟(jì)損失及合理開支100萬元。

比特公司不服一審判決，向江蘇省高級人民法院提起上訴。

江蘇高院經(jīng)審理認(rèn)為：比特公司提起涉案訴訟符合惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟的構(gòu)成要件，構(gòu)成惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟。第一，比特公司提起涉案訴訟不具有實(shí)質(zhì)上正當(dāng)?shù)臋?quán)利基礎(chǔ)。比特公司提起涉案訴訟時，雖然表面上擁有TELEMATRIX商標(biāo)權(quán)，但該商標(biāo)權(quán)是比特公司以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)而取得的，其并不享有實(shí)質(zhì)上正當(dāng)?shù)臋?quán)利基礎(chǔ)。第二，比特公司提起涉案訴訟時主觀上具有惡意。首先，比特公司在申請注冊TELEMATRIX商標(biāo)時具有惡意。相關(guān)生效裁判均已認(rèn)定，比特公司違反商標(biāo)法第三十一條的規(guī)定，TELEMATRIX商標(biāo)系以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)，也即比特公司在申請注冊時，已經(jīng)明知TELEMATRIX商標(biāo)系他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)，自己是以不正當(dāng)手段予以搶注，具有惡意?？陀^上，比特公司作為相關(guān)行業(yè)的經(jīng)營者，對TELEMATRIX商標(biāo)具有較高知名度和影響力確實(shí)知曉。比特公司應(yīng)當(dāng)預(yù)知其以不正當(dāng)手段搶注TELEMATRIX商標(biāo)違反商標(biāo)法第三十一條的規(guī)定，屬于可被依法撤銷的情形。其次，比特公司提起涉案訴訟時具有惡意。如前所述，比特公司申請注冊TELEMATRIX商標(biāo)時，明知該商標(biāo)系搶注他人在先使用并有一定影響的商標(biāo)，其獲得該商標(biāo)注冊不具有實(shí)質(zhì)上的正當(dāng)性。比特公司在2008年3月19日提起涉案訴訟之前,即2008年2月14日，仍在其公司網(wǎng)站上宣稱“作為國際上與德利達(dá)、TELEMATRIX齊名的三大酒店電話機(jī)品牌之一，比特在產(chǎn)品和服務(wù)上一直追求領(lǐng)先”。該事實(shí)進(jìn)一步證實(shí)了比特公司申請注冊TELEMATRIX商標(biāo)后，一直明知該商標(biāo)系其搶注他人在先使用并有一定影響的商標(biāo)，TELEMATRIX商標(biāo)權(quán)應(yīng)當(dāng)由該商標(biāo)在先使用并逐步積淀商譽(yù)的主體享有，其實(shí)質(zhì)上不應(yīng)當(dāng)享有TELEMATRIX商標(biāo)權(quán)。因此，比特公司在明知其實(shí)質(zhì)上不應(yīng)當(dāng)享有TELEMATRIX商標(biāo)權(quán)的情況下，惡意申請獲得注冊，并以損害中訊公司合法權(quán)益和獲取非法利益為目的，公然針對中訊公司提起第57號訴訟，顯屬惡意。第三，比特公司提起涉案訴訟造成了中訊公司的損失，且該損失與其提起涉案訴訟具有因果關(guān)系。中訊公司因涉案訴訟被迫停止生產(chǎn)、銷售TELEMATRIX商標(biāo)產(chǎn)品的活動，喪失了相關(guān)交易機(jī)會，被迫更換生產(chǎn)模具，報(bào)廢相關(guān)物料，造成物料和人工損失。還因本案應(yīng)訴支出了10萬元律師費(fèi)。顯然，比特公司提起的涉案訴訟造成了中訊公司的損失，且該損失與涉案訴訟具有因果關(guān)系。綜上，比特公司在明知TELEMATRIX商標(biāo)系搶注他人在先使用并有一定影響的商標(biāo)情況下，以損害中訊公司合法權(quán)益和獲取非法利益為目的，提起涉案訴訟，符合惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟的構(gòu)成要件，已構(gòu)成惡意訴訟。一審判決比特公司賠償中訊公司經(jīng)濟(jì)損失及合理費(fèi)用100萬元，并無不當(dāng)。二審法院遂判決駁回上訴、維持原判。
比特公司仍不服，向最高人民法院申請?jiān)賹彛埱蟪蜂N一審、二審判決。

最高法院經(jīng)審查認(rèn)為：民事訴訟法第十三條規(guī)定，民事訴訟應(yīng)當(dāng)遵循誠實(shí)信用原則。當(dāng)事人有權(quán)在法律規(guī)定的范圍內(nèi)處分自己的民事權(quán)利和訴訟權(quán)利。同時，侵權(quán)責(zé)任法第六條規(guī)定，行為人因過錯侵害他人民事權(quán)益，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。本案所涉為惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟損害責(zé)任糾紛，其本質(zhì)上為侵權(quán)責(zé)任糾紛的一種具體類型。比特公司提起涉案訴訟的行為，屬于惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟。且因涉案訴訟的提起，中訊公司產(chǎn)生了律師費(fèi)等訴訟成本，并因停止生產(chǎn)銷售TELEMATRIX商標(biāo)商品的活動喪失了交易機(jī)會、導(dǎo)致物料及人工損失，故比特公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償經(jīng)濟(jì)損失等法律責(zé)任。據(jù)此，一審、二審判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律均無不當(dāng)，遂依照民事訴訟法第二百零四條第一款、最高法院《關(guān)于適用民事訴訟法的解釋》第395條第2款的規(guī)定,裁定駁回比特公司的再審申請。

【評析】

本案所涉為惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟損害責(zé)任糾紛，其本質(zhì)上為侵權(quán)責(zé)任糾紛的一種具體類型。比特公司在本案中應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的前提是，比特公司提起涉案訴訟的行為，屬于惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟。判斷比特公司是否存在惡意訴訟行為，應(yīng)當(dāng)從侵害行為、損害結(jié)果、侵害行為與損害結(jié)果之間的因果關(guān)系以及行為人的主觀過錯等幾方面進(jìn)行審查。本案中，比特公司曾于2008年針對中訊公司提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟，并要求判令中訊公司賠償經(jīng)濟(jì)損失612萬元。后根據(jù)比特公司的申請，無錫中院裁定準(zhǔn)許其撤回起訴。在案證據(jù)顯示，因比特公司對中訊公司提起第57號訴訟，中訊公司產(chǎn)生了律師費(fèi)等訴訟成本，并因停止生產(chǎn)銷售TELEMATRIX商標(biāo)商品的活動喪失了交易機(jī)會、導(dǎo)致物料及人工損失。因此，現(xiàn)有證據(jù)可以證明，本案中存在侵害行為、產(chǎn)生了損害結(jié)果，且侵害行為與損害結(jié)果之間具有因果關(guān)系，故本案關(guān)鍵在于，比特公司提起涉案訴訟的行為是否具有惡意。

民事訴訟是知識產(chǎn)權(quán)人維護(hù)自身權(quán)益的重要途徑，人民法院應(yīng)當(dāng)依法保障知識產(chǎn)權(quán)人在其權(quán)利范圍內(nèi)獲得充分和嚴(yán)格的保護(hù)。但民事行為的實(shí)施、民事訴訟程序的啟動，同樣應(yīng)當(dāng)遵循誠實(shí)信用、禁止權(quán)利濫用的原則。判斷當(dāng)事人提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟是否具有主觀惡意，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)考慮如下因素：

一、當(dāng)事人在知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟中的權(quán)利基礎(chǔ)及對該種權(quán)利基礎(chǔ)的認(rèn)識能力

本案中，比特公司于2008年啟動涉案訴訟程序。2013年7月22日，商標(biāo)評審委員會作出［2013］第23303號《關(guān)于第4359350號TELEMATRIX商標(biāo)爭議裁定書》，以構(gòu)成商標(biāo)法第三十一條所指“以不正當(dāng)手段搶先注冊他人在先使用并有一定影響的商標(biāo)”為由，將作為涉案訴訟權(quán)利基礎(chǔ)的第4359350號TELEMATRIX商標(biāo)（即涉案商標(biāo)）予以撤銷。后歷經(jīng)三級法院的司法審查程序，最高法院于2014年12月15日作出（2014）知行字第93號行政裁定，駁回比特公司的再審申請。至此，涉案商標(biāo)自始不具有法律效力，且相關(guān)判決認(rèn)為，基于美爵信達(dá)公司的TELEMATRIX商標(biāo)在涉案商標(biāo)申請日之前已經(jīng)具有的知名度，比特公司申請注冊涉案商標(biāo)的行為難謂善意。由此可見，基于生效判決的明確認(rèn)定，涉案商標(biāo)權(quán)自始不具有正當(dāng)性基礎(chǔ)，且在權(quán)利取得之初，比特公司對于其權(quán)利基礎(chǔ)的正當(dāng)性即應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的認(rèn)識能力。

二、當(dāng)事人提起知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟的目的

根據(jù)原審法院查明的事實(shí)，比特公司與中訊公司曾先后接受賽德公司的委托，為其加工酒店電話機(jī)產(chǎn)品，系具有競爭關(guān)系的同行業(yè)經(jīng)營者。結(jié)合已為生效判決確認(rèn)的事實(shí)，作為涉案訴訟權(quán)利基礎(chǔ)的涉案商標(biāo)，系比特公司以不正當(dāng)手段搶先注冊他人在先使用并有一定影響的商標(biāo)，以及比特公司在提起涉案訴訟之前，即在其網(wǎng)站上宣傳“作為國際上與德利達(dá)、TELEMATRIX齊名的三大酒店電話機(jī)品牌之一，比特在產(chǎn)品和服務(wù)上一直追求領(lǐng)先”，并先后對美爵信達(dá)公司及其代工企業(yè)提起侵害商標(biāo)權(quán)之訴等事實(shí)，確難認(rèn)定比特公司是以依法維權(quán)為目的、正當(dāng)行使其訴訟權(quán)利的行為。

綜上，一審、二審法院認(rèn)定比特公司啟動涉案訴訟程序的行為，屬于惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟，該結(jié)論于法有據(jù)。

（案例刊登于《人民司法》2022年第11期）