現(xiàn)今，無形資產(chǎn)越來越來成為企業(yè)價值的重要衡量標(biāo)準(zhǔn)，知識產(chǎn)權(quán)是企業(yè)重要的無形資產(chǎn)，商標(biāo)作為知識產(chǎn)權(quán)中更扮演著重要的角色，是企業(yè)商譽與市場價值的載體，在企業(yè)經(jīng)營管理中的價值自然不言而喻。

作為企業(yè)家、公司法務(wù)，該如何進(jìn)行商標(biāo)戰(zhàn)略的布局，本文從前期的注冊申請到后期的商標(biāo)管理整個大框架出發(fā)，就其中主要的幾方面問題提出一些建議：

一、選標(biāo)-商標(biāo)的選擇與商品/服務(wù)類別的確定

1、單獨申請or組合申請？

對于何種要素可注冊申請商標(biāo)，商標(biāo)法第八條對可以作為商標(biāo)申請的種類進(jìn)行了明確規(guī)定“任何能夠?qū)⒆匀蝗恕⒎ㄈ嘶蛘咂渌M織的商品與他人的商品區(qū)別開的標(biāo)志，包括文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標(biāo)志、顏色組合和聲音等，以及上述要素的組合，均可以作為商標(biāo)申請注冊?！?/p>

一般來說，企業(yè)常用文字或圖形或字母作為商標(biāo)進(jìn)行注冊申請，下面主要對這幾種要素的選擇進(jìn)行一個探討。具體該如何選擇呢，企業(yè)可考慮如下因素結(jié)合自身進(jìn)行商標(biāo)要素的選擇：

首先，文字作為最通用的商標(biāo)使用形式，其優(yōu)點在于便于呼叫，公眾可通過識別文字輕易呼叫，便于口耳相傳。但也具有一定弊端，我國常用漢字就兩千多個，而現(xiàn)今商標(biāo)注冊總量數(shù)千萬。常用漢字組合均已被注冊，采用臆造組合文字通過機率較大。其次，圖形商標(biāo)方便人識記，給人印象深刻，方便人記憶。但弊端就是不方便呼叫，公眾看到一個圖形不知該如何對其進(jìn)行命名。第三，字母商標(biāo)。現(xiàn)今國際化的趨勢下，有一個英文商標(biāo)能體現(xiàn)企業(yè)的國家化形象。但同樣，作為中文為通用語言的環(huán)境下，英文也不便呼叫與記憶。

那么，上述要素單獨申請還是組合申請呢？商標(biāo)局商標(biāo)審查遵循單獨審查的原則，也就是對組合商標(biāo)的審查，只要其中文字、圖形、字母等其中一部分要素與在先商標(biāo)構(gòu)成近似或不符合商標(biāo)法規(guī)定，申請商標(biāo)即會被全部駁回。所以組合申請駁回的風(fēng)險會增大。因此，建議除了商標(biāo)結(jié)構(gòu)緊密，圖文組合設(shè)計的以外，還是各要素單獨進(jìn)行申請。且在使用上，單獨申請的商標(biāo)可以組合使用，但組合申請的商標(biāo)不得單獨使用。所以，采用單獨申請的方式不僅可以降低駁回風(fēng)險，使用方式上也更加靈活。

2、什么是商標(biāo)近似

商標(biāo)注冊申請的主要風(fēng)險之一就是在先近似商標(biāo)的存在，那么如何判定商標(biāo)系統(tǒng)中的商標(biāo)與自己打算注冊的商標(biāo)是否構(gòu)成近似呢，首先，我們看下關(guān)于商標(biāo)近似判斷的法律規(guī)定，《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》規(guī)定：

第九條 商標(biāo)近似，是指被控侵權(quán)的商標(biāo)與原告的注冊商標(biāo)相比較，其文字的字形、讀音、含義或者圖形的構(gòu)圖及顏色，或者其各要素組合后的整體結(jié)構(gòu)相似，或者其立體形狀、顏色組合近似，易使相關(guān)公眾對商品的來源產(chǎn)生誤認(rèn)或者認(rèn)為其來源與原告注冊商標(biāo)的商品有特定的聯(lián)系。

第十條  人民法院依據(jù)商標(biāo)法第五十二條第（一）【現(xiàn)為商標(biāo)法五十七條第一、二項】項的規(guī)定，認(rèn)定商標(biāo)相同或者近似按照以下原則進(jìn)行：（一）以相關(guān)公眾的一般注意力為標(biāo)準(zhǔn)；（二）既要進(jìn)行對商標(biāo)的整體比對，又要進(jìn)行對商標(biāo)主要部分的比對，比對應(yīng)當(dāng)在比對對象隔離的狀態(tài)下分別進(jìn)行；（三）判斷商標(biāo)是否近似，應(yīng)當(dāng)考慮請求保護(hù)注冊商標(biāo)的顯著性和知名度。

同時，商標(biāo)局關(guān)于商標(biāo)近似的審查方面專門頒發(fā)有《商標(biāo)審查標(biāo)準(zhǔn)》，具體可以參照其中規(guī)定進(jìn)行一定預(yù)判。這里主要就最常見的文字商標(biāo)近似判定進(jìn)行列舉說明：（1）首先，文字商標(biāo)近似判定以實際文字內(nèi)容為主，字體設(shè)計、注音、排列順序不同或是簡單重疊的，會被認(rèn)定近似。如：嘉倫曼尼與曼尼嘉倫，哈羅與哈羅哈羅。（2）中文商標(biāo)由三個或者三個以上漢字構(gòu)成，僅個別漢字不同，整體無含義或者含義無明顯區(qū)別。如，蒙爾斯特與蒙爾斯吉。但商標(biāo)首字讀音或者字形明顯不同，或者整體含義不同則例外，如，迷爾派斯與舒爾派斯（3）商標(biāo)文字讀音相同或者近似，且字形或者整體外觀近似。如，洛淇與洛其，但含義、字形或者整體外觀區(qū)別明顯則例外，如，幸運樹與幸運數(shù)。（4）商標(biāo)文字構(gòu)成、讀音不同，但商標(biāo)字形近似，如，花中玉與花中王。（5）商標(biāo)文字構(gòu)成、讀音不同，但含義相同或近似。如，紅太陽與太陽。

進(jìn)行商標(biāo)的近似判斷要以易使相關(guān)公眾對商品或者服務(wù)的來源產(chǎn)生混淆誤認(rèn)為主要原則依據(jù)，結(jié)合以上判斷規(guī)則進(jìn)行綜合考量。同時，商標(biāo)的近似判斷也具有極強的主觀性，不同審查員對待同一商標(biāo)可能會做出不同的審查意見。作為企業(yè)方，應(yīng)盡最大限度進(jìn)行提前檢索與預(yù)判，盡力規(guī)避與在先商標(biāo)的沖突。

商標(biāo)的查詢工具與途徑方面，一般通過商標(biāo)局中國商標(biāo)網(wǎng)查詢即可，在商標(biāo)查詢中的近似查詢欄按類別進(jìn)行查詢即可。

3、商品、服務(wù)類似

商標(biāo)專用權(quán)是按類別進(jìn)行申請及保護(hù)的，《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》是劃分商品與服務(wù)類別及類似的指導(dǎo)文件，商標(biāo)的分類有45大類，1－34大類為商品商標(biāo)，35－45類為服務(wù)類項目商標(biāo)，商標(biāo)類似的斷定規(guī)則主要如下：首先，每一大類下具有具體的分組，如35類的3501廣告與3502工商管理輔助業(yè)，原則上3501下的項目與3502項下的項目不構(gòu)成類似。同時，在每一小組下，有的小組會以“（一）”、“（二）”等劃分為不同部分，如3509中即是如此，雖然他們都在3509同一小組下，但（一）與（二）部分間的項目上不構(gòu)成類似的。對于不同組中判定為類似的情況，每類商標(biāo)品與服務(wù)項目下會做出特殊說明。所以查詢商標(biāo)項目是否構(gòu)成類似時，需結(jié)合在先商標(biāo)與我們擬申請的商標(biāo)所在具體小組與部分綜合判定。

4、商品服務(wù)該如何選擇

現(xiàn)商標(biāo)注冊申請商標(biāo)局官方費用是300元每件，一件商標(biāo)在所申請大類下可以選10個具體的小項，企業(yè)可結(jié)合自身所實際經(jīng)營項目需要進(jìn)行選擇，如選擇項目超出10個需另行交費，在項目選擇上建議兼顧核心項目申請與關(guān)聯(lián)小組保護(hù)的原則進(jìn)行選擇。建議在主要核心項目選定后，在其他小組中進(jìn)行選擇具有一定關(guān)聯(lián)的項目保護(hù)性注冊，一方面，防止他人在自己未注冊小組時行惡意搶注；另一方面，因同類別下不同項目的生產(chǎn)渠道、消費對象、功能用途等可能會存在重疊，關(guān)聯(lián)項目也可能成為公司日后業(yè)務(wù)拓展的方向，提前申請也為日后公司的業(yè)務(wù)拓展打好基礎(chǔ)。

注冊類別的選擇與企業(yè)的發(fā)展階段與規(guī)模綜合考量，對于具有較大規(guī)模與影響力的企業(yè)，可選擇全類注冊，畢竟可以防止別有用心的搶注者有可乘之機，但對于一般企業(yè)來講，不建議進(jìn)行全類注冊，一是注冊成本可能較高，另一方面，企業(yè)可能永遠(yuǎn)也不會涉及到其中注冊申請的類別，實際價值不大。

二、禁區(qū)-注意禁注禁用的禁區(qū)

商標(biāo)的注冊申請的審查不僅考慮在先近似的情況，也不能違反商標(biāo)中的強制性規(guī)定，避免踏進(jìn)禁區(qū)，主要如下：

1、禁用商標(biāo)-商標(biāo)法10條

《商標(biāo)法》第十條 下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)使用：

（一）同中華人民共和國的國家名稱、國旗、國徽、國歌、軍旗、軍徽、軍歌、勛章等相同或者近似的，以及同中央國家機關(guān)的名稱、標(biāo)志、所在地特定地點的名稱或者標(biāo)志性建筑物的名稱、圖形相同的；

（二）同外國的國家名稱、國旗、國徽、軍旗等相同或者近似的，但經(jīng)該國政府同意的除外；

（三）同政府間國際組織的名稱、旗幟、徽記等相同或者近似的，但經(jīng)該組織同意或者不易誤導(dǎo)公眾的除外；

（四）與表明實施控制、予以保證的官方標(biāo)志、檢驗印記相同或者近似的，但經(jīng)授權(quán)的除外；

（五）同“紅十字”、“紅新月”的名稱、標(biāo)志相同或者近似的；

（六）帶有民族歧視性的；

（七）帶有欺騙性，容易使公眾對商品的質(zhì)量等特點或者產(chǎn)地產(chǎn)生誤認(rèn)的；

（八）有害于社會主義道德風(fēng)尚或者有其他不良影響的。

縣級以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不得作為商標(biāo)。但是，地名具有其他含義或者作為集體商標(biāo)、證明商標(biāo)組成部分的除外；已經(jīng)注冊的使用地名的商標(biāo)繼續(xù)有效。

尤其上條中第（七）（八）項，是最為常見的情況，第七項中，如商標(biāo)中含有對商品或服務(wù)的質(zhì)量、品質(zhì)、功能、用途、原料、內(nèi)容、重量、數(shù)量、價格、工藝、技術(shù)等特點或產(chǎn)地、來源的要素，一般易判定為帶有欺騙性。第八項中，如商標(biāo)中含有對我國政治、經(jīng)濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產(chǎn)生消極的、負(fù)面的影響要素，一般易判定為具有不良影響。常見的涉及本條的如：一些企業(yè)選擇帶有“國”字的商標(biāo)，一般而言，如果不是具有特定國資背景或相應(yīng)國家批文，含有國字商標(biāo)一般不會通過申請，與此相近情況如含“軍”“習(xí)”等字的均應(yīng)慎用。

2、禁注商標(biāo)-缺乏顯著性

《商標(biāo)法》第十一條 下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊：

（一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；

（二）僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的；

（三）其他缺乏顯著特征的。

前款所列標(biāo)志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標(biāo)注冊。

本條中第（三）項所規(guī)定的“其他缺乏顯著特征”的情況需進(jìn)行特別注意，具體如：過于簡單的線條、普通幾何圖形；過于復(fù)雜的文字、圖形、數(shù)字、字母或上述要素的組合；一個或者兩個普通表現(xiàn)形式的字母；普通形式的阿拉伯?dāng)?shù)字；指定使用商品的常用包裝、容器或者裝飾性圖案；單一顏色；表示商品或者服務(wù)特點的短語或者句子，普通廣告宣傳用語；本行業(yè)或者相關(guān)行業(yè)常用的貿(mào)易場所名稱、商貿(mào)用語或者標(biāo)志；企業(yè)的組織形式、本行業(yè)名稱或者簡稱；僅由電話、地址、門牌號等要素構(gòu)成；常用祝頌語。

三、版權(quán)-四兩撥千斤的商標(biāo)保護(hù)

商標(biāo)是按申請類別進(jìn)行保護(hù)的，如果進(jìn)行全類別注冊會成本過高，而且對于一般企業(yè)來講也沒有必要，很多類別和項目是企業(yè)現(xiàn)在及將來都不可能涉及到的業(yè)務(wù)，那么，版權(quán)申請登記就是商標(biāo)保護(hù)的有力盾牌，一個版權(quán)可以進(jìn)行45類全類的保護(hù)，建議企業(yè)就標(biāo)志logo申請版權(quán)登記，當(dāng)然標(biāo)志需滿足著作權(quán)的相關(guān)要求，一般經(jīng)過設(shè)計的圖形或藝術(shù)文字都可以進(jìn)行著作權(quán)登記。當(dāng)然，這種保護(hù)的在后的，與商標(biāo)注冊保護(hù)不同，如進(jìn)行商標(biāo)申請并注冊成功，日后在已申請注冊的類別下如果有他人申請注冊，商標(biāo)局一般進(jìn)行審查時就會駁回其申請，相當(dāng)于商標(biāo)局為企業(yè)商標(biāo)保護(hù)進(jìn)行了第一輪的壁壘保護(hù)，如果其能通過初審公告，后期企業(yè)也可以通過異議及無效宣告程序?qū)ζ溥M(jìn)行撤銷。其法律淵源為《商標(biāo)法》第三十二條“申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)?！敝鳈?quán)是法定的在先權(quán)利，但商標(biāo)局進(jìn)行商標(biāo)審查時不會對是否可能侵犯著作權(quán)情況進(jìn)行審查，審查近似只依據(jù)商標(biāo)庫中現(xiàn)有的在先商標(biāo)，如果企業(yè)發(fā)現(xiàn)在自己未申請注冊的商標(biāo)類別下有他人進(jìn)行申請并通過初審公告，企業(yè)可通過可以通過啟動異議及無效宣告程序進(jìn)行保護(hù)。

四、流程-申請后漫長的等待

商標(biāo)的注冊申請是一個漫長的過程，短則一年，長則三五年，甚至有個別案件達(dá)十年以上。不過一般而言，如果企業(yè)申請的商標(biāo)在沒有被商標(biāo)局駁回的情況下，一年左右可以獲得注冊。如其間被駁回，企業(yè)認(rèn)為商標(biāo)局駁回理由不當(dāng)，可以通過向商標(biāo)評審委員會申請駁回復(fù)審進(jìn)行爭取，中間進(jìn)行復(fù)審又要花費一年左右的時間，如果經(jīng)過初審公告后又被提起異議的，時間又會向后延長。所以企業(yè)申請商標(biāo)時要充分考慮到商標(biāo)注冊的和流程，做好各個流程的處理。

具體流程如下：

五、使用-留下商標(biāo)使用的足跡

很多企業(yè)存在這樣一種情況，自己的商標(biāo)都在正常使用，卻無緣無故被別人提出撤銷，而由于企業(yè)未進(jìn)行及時答辯或答辯證據(jù)不充分導(dǎo)致商標(biāo)被撤銷。這就需要我們了解商標(biāo)法中的一項重要規(guī)定，即《商標(biāo)法》第四十九條注冊商標(biāo)成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標(biāo)局申請撤銷該注冊商標(biāo)。

商標(biāo)以實際使用才能發(fā)揮其價值，而不是作為一種資源被空置占有。由于現(xiàn)今商標(biāo)庫存量之大，申請注冊商標(biāo)很容易因為在先有近似商標(biāo)而被駁回，而啟動撤銷程序是商標(biāo)注冊排除在先權(quán)利障礙的常用方法。故而出現(xiàn)大量撤銷案件，當(dāng)然也存在其他原因而提出撤銷的情況。當(dāng)企業(yè)收到商標(biāo)局下發(fā)的提供使用證據(jù)通知時，應(yīng)全面準(zhǔn)備證據(jù)進(jìn)行答辯，因提供使用證據(jù)的責(zé)任在于企業(yè)，稍有不慎商標(biāo)就會被撤銷。

所以企業(yè)要具有商標(biāo)使用過程中的證據(jù)保存意識，在使用過程中，保留商標(biāo)使用的證據(jù)。相應(yīng)證據(jù)形式及來源可為用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中的各種形式。

六、監(jiān)控-保護(hù)好你的奶酪

經(jīng)過如上漫長的流程，終于商標(biāo)順利地完成了注冊。商標(biāo)注冊成功是否就已經(jīng)完事大吉了呢？還沒有。也許正有人在窺視著你這份奶酪，要作好商標(biāo)的監(jiān)控，可以企業(yè)自己進(jìn)行，也可以委托給相應(yīng)中介機構(gòu)，監(jiān)控主要是看相應(yīng)商標(biāo)類別下是否有他人申請與自己商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)，雖然商標(biāo)局在進(jìn)行審查時會進(jìn)行是否與在先近似商標(biāo)的審查，但由于審查的主觀性，可能存在與已有在先近似的商標(biāo)通過初審公告的情況，如有相應(yīng)申請商標(biāo)，需及時關(guān)注申請商標(biāo)是否通過初審公告，初審公告后在法定的3個月異議期內(nèi)及時提起異議，通過異議程序申請撤銷其初審公告。如異議申請未獲得支持，可在其注冊公告后通過無效宣告程序繼續(xù)主張進(jìn)行撤銷。

另一方面，企業(yè)自己已注冊的商標(biāo)也要進(jìn)行定期監(jiān)控，主要是查看商標(biāo)的流程狀態(tài)中是否有被他人提出撤銷的情況，因為商標(biāo)登記中企業(yè)聯(lián)系地址只能為工商注冊地址，有很多企業(yè)實際經(jīng)營地與注冊地不一致，如未進(jìn)行及時商標(biāo)注冊信息的變更，會導(dǎo)致商標(biāo)局發(fā)送文書不能收到，例如因他人提出撤銷這種申請文書，如因未及時收到文書而沒有進(jìn)行答辯進(jìn)而喪失商標(biāo)權(quán)，著實不應(yīng)該。

七、其他

商標(biāo)是看似簡單但卻深值得研究的一個領(lǐng)域，就一些其他常見問題，現(xiàn)進(jìn)行部分說明：

1、TM與R

我國商標(biāo)實行申請注冊制度，與其他部分國家使用制度不同，在我國，只有注冊商標(biāo)才能在商標(biāo)上印R標(biāo)志，即代指注冊商標(biāo)，至于未注冊商標(biāo)或注冊過程中的商標(biāo)是否必須使用“TM”標(biāo)志，并無強制性規(guī)定，有許多企業(yè)甚至代理機構(gòu)都認(rèn)為TM標(biāo)志，只要商標(biāo)提出申請獲得受理通知就可以使用“TM”印記了，就不會構(gòu)成對他人商標(biāo)的侵權(quán)，以此作為自己的一把保護(hù)傘，其實這是一種錯誤的認(rèn)識，獲得受理通知只是說明企業(yè)提供的申請材料初步齊全，商標(biāo)局形式上已收到企業(yè)的申請材料，與申請能否通過沒有任何聯(lián)系，就是你在他人已有注冊商標(biāo)的類別下申請完全一樣的商標(biāo)，也會接到商標(biāo)局下發(fā)的受理通知，但當(dāng)然結(jié)果我們也可想而知。所以對此要有正確的意識。

2、字號與商標(biāo)

字號在滿足商標(biāo)法規(guī)定的情況下，可以作為商標(biāo)進(jìn)行申請及使用，但字號在申請商標(biāo)時并不具有天然的優(yōu)勢，不是作為企業(yè)字號就必然會通過審核取得注冊。是否有必要進(jìn)行申請要根據(jù)企業(yè)實際情況進(jìn)行考量，個人建議，為防止有他人進(jìn)行惡意搶注，在企業(yè)實際經(jīng)營的項目上，最好還是進(jìn)行商標(biāo)的注冊比較好。字號權(quán)也是一種在先權(quán)利，如果自己企業(yè)的字號被他人申請注冊商標(biāo)，企業(yè)也可以提起相應(yīng)異議或無效宣告程序主張撤銷，但這種情況下對企業(yè)的舉證要求比較高，需企業(yè)在所經(jīng)營的領(lǐng)域具有一定知名度和影響力且企業(yè)成立時間上自然也要早于申請商標(biāo)，這個證明標(biāo)準(zhǔn)是比較高的。所以，基于防止他人搭乘企業(yè)商譽便車的考慮，還是不要給別有用心的人留下空隙。有一點也需要提請企業(yè)注意，企業(yè)在申請商標(biāo)時，應(yīng)盡量避免使用同行業(yè)具有一定知名度和影響力企業(yè)的字號，以免被其提出異議或無效宣告。

3、企業(yè)自己申請還是委托代理機構(gòu)申請

排除相應(yīng)經(jīng)驗因素不講，一般而言建議企業(yè)委托專業(yè)的代理機構(gòu)進(jìn)行申請注冊，企業(yè)如自己申請商標(biāo)需考慮如下幾個因素，許多企業(yè)的注冊地與實際經(jīng)營地不一致，而商標(biāo)注冊申請時填寫的相應(yīng)地址信息必需是企業(yè)執(zhí)照法定住所地，如填寫地址不一致，會被商標(biāo)局下文要求進(jìn)行補正更改，所以企業(yè)申請商標(biāo)時如存在地址不一致問題需先進(jìn)行地址變更，否則不能及時接收到商標(biāo)局相應(yīng)的法律文書。另，商標(biāo)注冊后如企業(yè)地址發(fā)生變更，也建議及時進(jìn)行商標(biāo)注冊信息的變更，避免因地址未變更造成如上所述被提出撤銷不能及時答辯。同時企業(yè)也應(yīng)設(shè)相應(yīng)專門知識產(chǎn)權(quán)負(fù)責(zé)的崗位以進(jìn)行相應(yīng)申請及案件的處理。

來源：轉(zhuǎn)載自“公司法務(wù)聯(lián)盟”

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